Договор отчуждения ноу-хау

Понятие ноу-хау

Правовая трактовка ноу-хау зафиксирована в ст. 1465 ГК РФ – это информация любого характера о результатах интеллектуальной труда или о способах профессиональной деятельности.

Законность владения секретом производства не подтверждается патентом, свидетельством или иным официальным бланком уполномоченных органов. Поэтому при определении предмета договора о передаче ноу-хау неизбежно возникают объективные сложности.

Выделим ключевые нюансы, которые подробнее раскрывают понятие:

– секретные данные могут носить экономический, технический, организационный, производственный и иной характер;

– для правовой защиты секретные данные должны иметь действительную или потенциальную ценность для коммерческих целей – ноу-хау характеризуется неизвестностью иным лицам и принятием специальных мер к обеспечению конфиденциальности;

– закон может содержать прямые указания на обязательность раскрытия научно-технических сведений или на недопустимость ограничительных мер для доступа иных лиц к информации – в этом случае сведения не могут относиться к секрету производства, а их передача по договору отчуждения не допускается.

Таким образом, наиболее важными признаками является коммерческая ценность сведений, а также обеспечение конфиденциальности.

Права на секрет

Исключительные права владельца действуют весь период сохранения тайны – как только сведения становятся известны третьим лицам, правовая защита ноу-хау аннулируется. При полном отчуждении прав на секрет производства или  их передаче по условиям лицензионного договора у третьих лиц возникает законная возможность использовать объект в коммерческой деятельности, на такие случаи не распространяется правило об утрате конфиденциальности.

Права на секрет производства возникают непосредственно с момента разработки и описания сведений, а также при обеспечении режима конфиденциальности. Ограничение доступа третьих лиц к таким данным осуществляется правообладателем путём ведения режима коммерческой тайны. Для этого принимаются внутрикорпоративные положения с определением порядка доступа к секретным сведениям, перечень лиц, имеющих допуск к работе с такой информацией.

Специальные режимы

Закон содержит и ряд специальных режимов:

– если ноу-хау разработано или создано сотрудником предприятия в рамках трудовой деятельности или по прямому поручению начальства, исключительные права на его использование и распоряжение возникают у работодателя – в этом случае возникает правовая защита служебного секрета производства;

– если ноу-хау разработано сторонней организацией при работе по договору подряда, режим исключительных прав возникает у подрядчика (исполнителя), если договором не предусмотрено иное.

Эти нюансы также нужно учитывать при оформлении договоров на передачу ноу-хау.

Варианты распоряжения

Как и для иных объектов интеллектуальной собственности, закон допускает следующие варианты использования и распоряжения правами на секрет производства:

– правообладатель может использовать сведения для получения прибыли по своей основной деятельности;

– может происходить полное отчуждение прав, для этого заключается договор о передаче ноу-хау третьему лицу за определённое вознаграждение;

– правообладатель может оформить соглашение об ограниченной передаче прав на использование секрета производства одному или нескольким лицам – для этого заключается лицензионный договор.

Правообладателю предоставлен комплекс мер защиты от несанкционированного использования ноу-хау или от неправомерного завладения и раскрытия такой информации. При передаче указанных прав по договору отчуждения меры защиты возникнут у нового правообладателя.

Договор о передаче ноу-хау должен соответствовать  следующим правилам:

– письменная форма – для вступления соглашения в силу достаточно подписей обоих сторон, не требуется удостоверение у нотариуса;

– договор не регистрируется, переход прав подтверждается самим фактом его подписания;

– после передачи прав третьему лицу первоначальный правообладатель не имеет права нарушать режим конфиденциальности.

Стороны договора могут сами определять правила выплаты вознаграждения за передаваемое право на ноу-хау. Это может быть разовая выплата, процент от коммерческой выручки при последующем использовании секрета производства, ежемесячные отчисления. Нарушение порядка и сроков выплаты вознаграждения позволяют применить санкции, в том числе возмещение убытков или выплату компенсации.

Ввиду множества нюансов, которыми характеризуется патентное законодательство, самостоятельное оформление договоров о передаче ноу-хау может повлечь неблагоприятные последствия  и риски. Секрет производства может быть несанкционированно раскрыт иным лицам, правообладатель лишиться вознаграждения. Чтобы устранить эти риски целесообразно обратиться к специалистам – патентным поверенным. В этом случае будут соблюдены все требования законодательства и предпринят комплекс мер для защиты правообладателя ноу-хау.

Особенности передачи прав

Передать права на секрет производства может только его законный владелец. Отсутствие требований о регистрации прав на ноу-хау порождает серьезную проблему – если конфиденциальные сведения будут использованы иным лицом для регистрации патентных прав, закон отдаёт приоритет именно официальной заявке.

Если такая ситуация возникла, владелец ноу-хау может оспорить выданный патент или зарегистрированную заявку, однако для этого нужно подтвердить противоправность доступа к секретной информации (например, если будет доказан факт промышленного шпионажа). Рассмотрение таких споров проходит в судебном порядке. Если владелец зарегистрированного патента или поданной заявки докажет, что самостоятельно разработал формулу или изобретение, совпадающее по признакам с ноу-хау, в иске будет отказано.

Договор об отчуждении прав на ноу-хау составляется по следующим правилам:

– в тексте договора максимально подробно описывается суть секрета производства или способа его коммерческого использования;

– для передачи ноу-хау новому правообладателю передается вся сопутствующая документация, необходимая для практического использования – описание формул и технических решений, техническая документация, чертежи и схемы, инструкция по эксплуатации и т.д.;

– для сохранения режима конфиденциальности в договоре нужно указать меры ответственности за разглашение информации третьим лицам – это относится к обоим участникам сделки;

– после оформления соглашения и перехода прав у нового правообладателя появляется возможность непосредственного использования секрета производства или его передача по лицензионным договорам.

После заключения договора о полном отчуждении прав на ноу-хау предыдущий владелец не может использовать секретные сведения в своей текущей деятельности или передавать их иным лицам. При оформлении лицензионных договоров такая возможность не исключается – стороны могут самостоятельно определять объём прав на передаваемый секрет производства.

Передавая ноу-хау по условиям лицензионных договоров, нужно учитывать следующие правила:

1. Стороны могут самостоятельно определить срок, на который передаётся секрет производства – по истечении указанного времени попытка использовать конфиденциальные сведения будет рассматриваться как нарушение исключительных прав;

2. Если условие о сроке отсутствует, любая сторона сможет отказаться от договора с письменным уведомлением за 6 месяцев;

3. стороны самостоятельно определяют объём передаваемых прав на ноу-хау, в том числе:

– варианты и способы использования сведений в коммерческой деятельности;

– территория действия прав (например, только в пределах одного субъекта РФ);

– запрет для первоначального владельца ноу-хау вести деятельность с его использованием;

– размер вознаграждения за временную передачу секрета производства;

– ответственность сторон за нарушение условий лицензии, а также за противоправное использование ноу-хау после прекращения договора;

– иные условия, не противоречащие закону.

4. Учесть все эти нюансы, а также иные требования законодательства можно только при сопровождении специалистов патентного бюро. В услуги будет входить не только подготовка договора ноу-хау, но и последующая защита интересов от возможных нарушений.

Обязанности сторон

Исходя нюансов договора о передаче ноу-хау, можно определить объём обязанностей для каждой из сторон. По договору полного отчуждения прав возникают следующие обязанности:

– первоначальный правообладатель обязан не только описать в договоре суть секрета производства, но и передать сопутствующую информацию и сведения;

– для сохранения режима правовой защиты ноу-хау все стороны соглашения обязаны соблюдать правила конфиденциальности, а при нарушении этого условия – нести ответственность;

– приобретатель прав обязан выплатить вознаграждение на условиях, указанных в договоре – нарушение этого правила повлечёт взыскание убытков, а также возможность расторгнуть договор.

Неисполнение указанных обязанностей даёт возможность обратиться в суд для защиты нарушенных прав. Для рассмотрения таких споров устанавливается не только сам факт нарушения, но и размер убытков, упущенной выгоды.

При составлении лицензионного договора комплекс обязанностей устанавливается на весь период передачи ноу-хау. В частности, временный владелец обязан своевременно выплачивать вознаграждение правообладателю, не выходит за оговоренные пределы использования, не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам.

По правилам ст. 1472 ГК РФ, использование ноу-хау по ошибке или в результате случайного стечения обстоятельств не порождает ответственности в виде компенсации убытков. Аналогичным образом не наступает ответственность у лица, которое не знало и не должно было знать о незаконности использования конфиденциальных сведений секрета производства. Подразумевается, что исключить такие ситуации должен режим коммерческой тайны, утверждённый на предприятии.

Наши услуги

Патентное бюро «Галифанов, Мальков & партнеры» оказывает полный комплекс услуг по оформлению договоров о передаче ноу-хау. Наши специалисты обладают нужной квалификацией и опытом сопровождения подобных сделок, а в перечень услуг входит:

– консультация сторон на всех этапах согласования и заключения договора;

– помощь в выборе оптимальной формы передачи прав, в том числе их полное отчуждение или передача по лицензионному договору;

– определение состава сведений и документации, которые относятся к конфиденциальным данным ноу-хау;

– экспертиза документов, представленных правообладателем, для подтверждения правовой защиты секрета производства;

– помощь при определении размера и формы вознаграждения по договору;

– подготовка текста договора ноу-хау и всех необходимых приложений, а также сопровождение процедуры урегулирования разногласий;

– помощь в разработке документов об установлении режима коммерческой тайны;

– защита интересов сторон при нарушении условий договоров о передаче ноу-хау, в том числе расчёт суммы убытков для судебного взыскания и представительство в судебных инстанциях.

Сначала мы поможем определить наличие или отсутствие исключительных прав на секрет производства, в том числе отсутствие зарегистрированных патентных прав или заявок на оформление патента со стороны третьих лиц.

Для выявления возможных нарушений наши специалисты проведут экспертизу условий договора. По каждому факту нарушений будет подготовлено требование о прекращении противоправного использования ноу-хау, сделан расчёт убытков и оформлено исковое заявление в суд. В судебных инстанциях мы выступим вашим представителем, добьёмся восстановления нарушенного права и привлечения виновных лиц к ответственности.

Объём и стоимость услуг согласовывается на первичной консультации. Чтобы воспользоваться нашей помощью при оформлении договора о передаче ноу-хау, свяжитесь со специалистами по телефонам, указанным на сайте, или заполните форму обратной связи.

Скачать договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау)